Ny EU-dom om forståelsen af reel brug og sammenligning af varemærker

EU-Domstolen (sjette afdeling) afsagde dom den 16. januar 2014 i sagen T-528/11 Aloe Vera of America, Inc. mod Kontoret for Harmonisering.

Sagen omhandlede et amerikansk selskab, som havde forsøgt at få registreret et figurmærke bestående af en sort rovfugl med angivelse af ordet FOREVER nedenunder ved OHIM.

Et portugisisk selskab gjorde indsigelse imod denne registrering og henviste til sit ældre registrerede figurmærke, hvori der stod 4 EVER.

Ved EU-Domstolen var der to principielle spørgsmål; Hvad skal der til for, at et ældre varemærke kan godtgøre reel brug, jf. art. 42, stk. 2 og 3, og var der risiko for forveksling mellem de to figurmærker, jf. art. 8, stk. 1, litra b.

Beviset for reel brug

Domstolen fandt, at det var tilstrækkeligt, at det portugisiske selskab kunne fremvise 12 fakturaer fra salget til 7 portugisiske kunder inden for den relevante tidsperiode. Beløbet svarede til EUR 2,604 eller næsten 5000 flasker frugtsaft. Domstolen fremhævede i sin afgørelse, at der var gjort reel brug af et varemærke, når det var brugt med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed bortset fra en rent symbolsk, minimal eller fiktiv brug og tog hensyn til, at Portugal havde et relativt begrænset areal og befolkningsstørrelse.

Risiko for forveksling

Her var der to interessante underpunkter, som blev behandlet.

For det første om der var foretaget en korrekt vurdering af den visuelle lighed mellem mærkerne. For det andet om der i det relevante marked (Portugal) kunne tages hensyn til engelsksprogede forbrugeres udtalelse af de to varemærker.

I forhold til sammenligningen af mærkerne, havde det amerikanske selskab gjort gældende, at der ikke var den mindste visuelle lighed mellem mærkerne på baggrund af følgende:

• Der var kun en svag grad af lighed mellem orddelen (forever vs. 4 Ever)
• Det amerikanske selskabs figurdel var unik og original (rovfuglen)
• Figurdelens særpræg var ligeså afgørende som orddelens særpræg

Domstolen afviste alle disse synspunkter og så ikke rovfuglen for så original som påstået af det amerikanske selskab og henviste i øvrigt til, at der ved mærker bestående af både en orddel og en figurdel lægges mere vægt på ordbestanddelen. Der var derfor visuel lighed.

I forhold til den fonetiske lighed gjorde det amerikanske selskab gældende, at der alene skulle tages udgangspunkt i de portugisisktalende forbrugeres opfattelse af varemærkerne. Selskabet mente ikke, at en portugisisktalende forbruger kunne antages at genkende sammenhængen mellem "4" og "ever" som afledt fra engelsk, men ville udtale det som quatroever.

Domstolen fandt, at kendskabet til engelsk er forholdsvis udbredt i Portugal om end på forskellige niveauer. Det kunne derfor antages, at en væsentlig del af den portugisiske kundekreds i det mindste har et grundlæggende kendskab til engelsk, som gjorde det muligt at forstå og udtale så grundlæggende ord som "forever" og tal under 10. Den del af kunderne, som ikke havde et sådant kendskab, ville opfatte det som neutralt.

Domstolen fandt derfor ud fra en helhedsvurdering, at der var en risiko for forveksling mellem varemærkerne.

Konklusion

Man kan udlede af dommen, at

1. Der skal alene være ganske begrænset brug for, at et ældre varemærke kan hindre en registrering af et nyt varemærke. Dette gælder særligt i små lande og vil angiveligt også være tilfældet i et marked som det danske. 
2. Ved vurderingen af ligheden mellem varemærker bestående af en orddel såvel som en figurdel, vil man primært lægge vægt på sammenligningen af ordbestanddelen.  
3. Endelig må det formodes, at forbrugerne i langt de fleste europæiske lande, herunder Portugal, vil anses for at have grundlæggende engelskkundskaber til forståelsen af varemærker.

Dommen kan læses her.