Ny afgørelse fra EU-domstolen om varemærkefamilier

07. maj 2014

Ibercosmetica SA de CV indgav en ansøgning om EU-registrering af ordmærket "SÔ :UNIC" for varer i Nice klasse 3.

Herefter fremsatte Debonair Trading Internacional Ld ("Debonair") en protest mod registreringen af ovennævnte varemærke. Indsigelsen var primært baseret på 24 tidligere registrerede mærker for varer i Nice klasse 3. Samtlige 24 ordmærker indeholdte ordet "SO…?", herunder eksempelvis "SO…? One" og "SO…? CHIC".

Debonair påstod, at der var en risiko for at "SÔ :UNIC" ville blive anset for at være en del af varemærkefamilien.

EU-Domstolen fastslog, at en varemærkeindehaver kun kan nedlægge påstand om, at der foreligger forvekslingsrisiko i forhold til en familie af tidligere mærker, hvis følgende to betingelser er opfyldt:  

  1. at en række mærker kan udgøre en varemærkefamilie, og
  2. at det påståede krænkende varemærke har kendetegn, der fører til en association med varemærkefamilien.

I forhold til betingelse 1 uddybede EU- Domstolen, at der foreligger en varemærkefamilie, når eksempelvis en række mærker fuldt ud gengiver et enkelt karakteristisk element, hvortil der så tilføjes et grafisk element eller et ord, der adskiller elementerne fra hinanden, eller eksempelvis hvor der gentages en enkel forstavelse eller endelse fra et originalt mærke. Disse forhold skal i øvrigt også medtages i efterprøvelsen af, hvorvidt det ansøgte mærke kan forveksles med den påberåbte varemærkefamilie.

For så vidt angår betingelse 2 fastslog EU-Dom­stolen helt konkret, at det ansøgte varemærke ikke havde kendetegn, der førte til en association med varemærkefamilien, herunder af følgende årsager:

  • Ordet "SÔ :" henviser ikke til et spørgsmåls begyndelse til forskel fra ansøgers ordmærke "SO…?".
  • "SÔ :UNIC" indeholder intet spørgsmålstegn i modsætning til det tidligere mærke "SO…?". Derimod indeholder det ansøgte mærke et kolon og et cirkumfleks over bogstavet "O".
  • Ordet UNIC er ikke et engelsk ord, hvorimod de ord eller udtryk, der følger "so…", hovedsageligt består af almindelig engelsk sprogbrug.

Ordmærket "SÔ :UNIC" fandtes således ikke at udgøre en krænkelse af varemærkefamilien "SO…?".

Dommen følger tidligere praksis ved EU-Dom­stolen om varemærkefamilier, som første gang blev anerkendt i 2006 i Bainbridge-sagen (T-194/03). Det er således muligt at opnå beskyttelse som en varemærkefamilie, såfremt det kan bevises, at der rent faktisk foreligger en varemærkefamilie, herunder eksempelvis ved at en række mærker fuldt ud gengiver et enkelt karakteristisk element, hvortil der så tilføjes et grafisk element eller et ord, der adskiller elementerne fra hinanden, eller eksempelvis hvor der gentages en enkel forstavelse eller endelse fra et originalt mærke. Imidlertid kan beskyttelsen ikke anses for særlig bred, da det omtvistede varemærke vil skulle ligge meget tæt op ad familien af varemærker, førend varemærkefamilien anses for krænket, som også fremgår af nærværende afgørelse.

Afgørelsen kan læses her.