Højesteret ophæver registrering af et 3-D varemærke efter præjudiciel afgørelse fra EU-Domstolen vedr. fortolkningen af begrebet "ond tro"

I 2000 fik Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. ("Malaysia Dairy") registreret en plasticflaske til en mælkedrik som et 3-D varemærke i Danmark (et vareudstyrsmærke), som de har produceret siden 1977.

Den japanske virksomhed, Yakult, gjorde indsigelse mod registreringen som følge af, at Yakult havde opnået designregistrering på en tilsvarende plasticflaske i 1965 i Japan, som efterfølgende blev registreret som varemærke i EU. Yakult gjorde gældende, at Malaysia Dairy ved indgivelse af registreringsansøgningen havde eller burde have haft kendskab til Yakults ældre identiske varemærke i udlandet, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, blandt andet fordi parterne allerede i 1993 havde indgået et forlig vedr. begrænsninger i brugen af varemærket i en række lande.

Patent- og Varemærkestyrelsen fandt, Malaysia Dairys onde tro ikke kunne være bevist alene ved, at selskabet på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen havde kendskab til Yakults udenlandske varemærke. Ankenævnet fandt dog, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, skulle fortolkes således, at viden eller burde-viden om et udenlandsk varemærke er tilstrækkeligt til at statuere ond tro, hvorfor Malaysia Dairys registrering skulle ophæves. Sø- og Handelsretten stadfæstede denne afgørelse.

Den 4. november 2009 indbragte Malaysia Dairy afgørelsen for Højesteret, hvor der opstod uenighed om fortolkningen af viden eller burde-viden i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, og sammenhængen med ond tros-begrebet i den tilsvarende fakultative bestemmelse i varemærkedirektivets art. 4, stk. 4g). Højesteret besluttede derfor at forelægge EU-Domstolen en række præjudicielle spørgsmål om fortolkning af begrebet "ond tro" i varemærkedirektivets art. 4, stk. 4, litra g). 

Det første spørgsmål, som EU-Domstolen skulle tage stilling til, var, om begrebet "ond tro" i varemærkedirektivets art. 4, stk. 4g) er et EU-retligt begreb, som skal undergives en ensartet fortolkning i hele EU. EU-Domstolen fandt, at det forhold, at bestemmelsen er fakultativ, ikke kan ændre på, at begrebet udgør et selvstændigt EU-retligt begreb, som skal undergives en ensartet fortolkning i hele EU.

Det andet spørgsmål var, om det er tilstrækkeligt til at statuere ond tro, at ansøgeren havde eller burde have kendskab til det udenlandske mærke på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen. EU-Domstolen udtalte, at der skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle relevante faktorer i sagen, herunder viden eller burde-viden samt ansøgerens hensigt. Det forhold, at ansøgeren vidste eller burde vide, at en tredjemand på tidspunktet for indgivelse af registreringsansøgningen anvendte et identisk eller forveksleligt varemærke, var dog ikke i sig selv tilstrækkeligt til at statuere ond tro i varemærkedirektivets forstand.

EU-Domstolen fandt i relation til det tredje spørgsmål, at en medlemsstat ikke kan indføre en særegen beskyttelsesordning for udenlandske mærker, der adskiller sig fra beskyttelsen i varemærkedirektivets art. 4, stk. 4, litra g), således at en medlemsstat stiller krav om viden eller burde-viden i stedet for et krav om ond tro. Denne betragtning støttes i, at varemærkedirektivet forbyder medlemsstaterne at indføre andre relative registreringshindringer end dem, som fremgår af direktivet.

På denne baggrund fandt Højesteret ud fra en samlet vurdering, at Malaysia Dairy havde været i ond tro, således som ond tros-begrebet var fastlagt af EU-Domstolen, på tidspunktet hvor Malaysia i 1995 havde indgivet ansøgning om registrering af plasticflasken til mælkedrik som et vareudstyrsmærke. Derfor var ophævelsen af varemærkeregistreringen sket med rette.

Læs Højesterets afgørelse her.