NETTO taber domænesag men vinder varemærkesag

Klagenævnet for Domænenavne afgjorde den 16. juli 2014, at dagligvarekæden Netto (v/Dansk Supermarked A/S) ikke skal have overdraget domænerne sexnetto.dk og sex-netto.dk på trods af påstande om risiko for forvekslelighed og snyltning/udvanding af et velkendt varemærkes renommé. Sagerne blev anlagt 6. december 2013.

Klagenævnet lagde vægt på, at indklagede, virksomheden sexnetto.dk v/Jan Jacobsen, der via internettet sælger sexrelaterede varer, har anvendt betegnelsen "sexnetto.dk" som navn og kendetegn for sin virksomhed siden 2004, herunder som domænenavn. Særlig påpegede klagenævnet, at Dansk Supermarked A/S ("Netto") har været for passiv ved først at gøre indsigelse mod denne brug i november 2012, og dermed har indklagede haft føje til at tro, at Netto ikke ønskede at gribe ind. Klagenævnet henviste i den forbindelse til varemærkelovens ("VML") § 9.

Derimod fik Netto medhold i, at domænerne netto-sex.dk og 6netto.dk skal overdrages for at sikre Netto indflydelse på, hvorledes domænenavnene bliver anvendt.

Klagenævnet vurderede, at disse to domæner, der ikke havde været i reel brug siden registreringen i 2005/2006, ikke var identiske eller næsten identiske med indklagedes virksomhedsnavn, og at indklagede dermed ikke havde en loyal interesse i at fastholde disse to domænenavnsregistreringer. Endvidere begrundede klagenævnet, at begge domæner indeholdt ordet "netto" på en måde, som var egnet til at signalere en forbindelse til Netto, og at Netto dermed ville kunne forbyde brugen heraf i medfør af VML § 4, stk. 1.

Patent- og Varemærkestyrelsen ("PVS") havde forud for domæneklagesagen givet Netto medhold i en indsigelse mod indklagedes varemærkeansøgning af ordmærket SEXNETTO, idet PVS ud fra en samlet vurdering fandt, at der var risiko for forveksling, herunder at der kunne antages at være en forbindelse. PVS afgjorde sagen efter VML § 15, stk. 1, nr. 2.

Klagenævnets afgørelse er ikke overraskende i betragtning af argumentet om passivitet, og som varemærkeindehaver må man derfor konkludere, at det ikke kun er vigtigt at etablere en overvågning af nye varemærkeansøgninger, men også generelt holde sig orienteret om den markedsmæssige brug af ens kendetegn, således at man kan reagere i tide.

Link til dommen kan findes her.