Baggrund

EU-Domstolens afgørelse udspringer af en britisk varemærkesag mellem den britiske TV-udbyder, Sky, og softwarevirksomheden SkyKick. I sagen gjorde Sky gældende, at dennes rettigheder til  en række SKY-varemærker var krænket som følge af SkyKicks brug af varemærket 'SkyKick'. SkyKick gjorde heroverfor gældende, at SKY-varemærkerne skulle erklæres ugyldige. SkyKick begrundede ugyldighedspåstanden med, at Sky var i ond tro på tidspunktet for ansøgning om registrering af SKY-varemærkerne, idet varemærkerne blev søgt registreret for en lang række varer og tjenesteydelser, der fremstod som irrelevante for Skys forretningsområde (eksempelvis piske, pelse og brandslukkere), og idet Sky ikke havde til hensigt at gøre brug af varemærkerne for disse varer og tjenesteydelser. Ugyldighedspåstanden blev yderligere begrundet i, at SKY-varemærkerne er registreret for varer og tjenesteydelser, som ikke er specificeret med tilstrækkelig klarhed og præcision. 

EU-Domstolens afgørelse

I relation til ond tros-betragtningerne, konkluderer EU-Domstolen, at en varemærkeansøgning indgivet uden nogen hensigt til at gøre brug af varemærket for de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen, kan udgøre en handling i ond tro, hvis ansøgeren enten i) havde til hensigt at skade tredjemands interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik eller ii) havde til hensigt at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører varemærkets centrale funktioner. EU-Domstolen konkluderer desuden, at hvis de ovennævnte forhold alene gør sig gældende i forhold til visse af de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af varemærkeansøgningen, så vil ansøgningen kun være indgivet i ond tro for disse. 

I relation til spørgsmålet om specificeringen af varer og tjenesteydelser, fastslår EU-Domstolen, at et EU-varemærke eller nationalt varemærke ikke kan erklæres helt eller delvist ugyldigt med den begrundelse, at begreberne, der er anvendt i specifikation af varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, mangler tilstrækkelig klarhed og præcision.

Hvad betyder dommen for eksisterende og kommende varemærkeindehavere?

Afgørelsen bidrager med retningslinjer for, hvornår en ansøgning om varemærkeregistrering er indleveret i ond tro. Barren for statuering af ond tro synes med afgørelsen at blive sat relativt højt, idet varemærkeansøgeren skal have haft til hensigt at skades tredjemands interesser eller have haft til hensigt at opnå en eneret, der rækker udover den beskyttelse, som er tiltænkt en varemærkeindehaver.

Samtidig kan virksomheder fortsat ansøge om registrering af et varemærke for varer og tjenesteydelser, hvortil virksomheden endnu ikke bruger varemærket. Afgørelsen fastslår nemlig også, at varemærkeansøgeren ikke antages at være i ond tro, blot fordi at denne på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen ikke drev nogen økonomisk virksomhed med tilknytning til de i ansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser.

Når det er sagt, så bør virksomheder dog alligevel være påpasselige med at lade ansøgninger om registrering af varemærker dække et bredt antal varer og tjenesteydelser, som ikke umiddelbart har tilknytning til virksomhedens forretningsområde, da afgørelsen trods alt åbner op for, at en sådan handling kan udgøre ond tro. 

Ud over at man som virksomhed nu skal tænke over udstrækningen af egne varemærkeregistreringer, kan afgørelsen også tjene som fundament for at angribe andre virksomheders varemærkeregistreringer, hvis disse dækker over et uforholdsmæssigt stort antal varer og tjenesteydelser, som ikke umiddelbart har tilknytning til virksomhedens forretningsområde.

Hermed behøver man ikke afvente, om varemærkeindehaveren gør reel brug af varemærket for de tilknyttet varer og tjenesteydelser inden for en femårig periode - som ellers er påkrævet efter varemærkelovens § 10c og Varemærkeforordningens artikel 18 - før man kan udfordre en varemærkeregistrering som følge af manglende brug for de relevante varer og tjenesteydelser. 

Afgørelsen fastslår også, at virksomheder fortsat kan gøre brug af brede kategorier i specificeringen af varer og tjenesteydelser tilknyttet til varemærket, men disse registreringer kan selvfølgelig blive udfordret efter udløb af den ovenfor nævnte femårige periode.

Læs EU-Domstolens afgørelse