EU-Domstolen afsiger dom om de-branding

En ny dom fra EU-Domstolen har givet Mitsubishi medhold i en sag om de-branding og efterfølgende rebranding af Mitsubishi gaffeltrucks. Produkterne var købt uden for EØS-området og herefter indført til EØS uden Mitsubishis samtykke. EU-Domstolen har slået fast, at det var en krænkelse af Mitsubishis varemærkerettigheder.

EU-Domstolen har for nylig afsagt en dom i sagen C-129/17, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. m.fl. mod Duma Forklifts NV og G.S. International BVBA, vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt de-branding efterfulgt af rebranding udgjorde en krænkelse af Mitsubishis varemærkerettigheder i en situation, hvor produkterne var indkøbt uden for EØS-området og herefter indført til EØS-området uden Mitsubishis samtykke.

De to belgiske virksomheder, Duma og GSI, indkøbte originale Mitsubishi gaffeltrucks uden for EØS, der var påført Mitsubishis varemærker, som de herefter indførte til EØS-området i henhold til toldoplagsproceduren. Inden importen fjernede Duma og GSI imidlertid alle de tegn, der var identiske med Mitsubishis varemærker, fra produkterne (de-branding). Herefter foretog virksomhederne de nødvendige ændringer for at bringe produkterne i overensstemmelse med gældende EU-normer, herunder anbragte de deres egne tegn på produkterne (rebranding).

Mitsubishi mente, at dette udgjorde en varemærkekrænkelse, idet Mitsubishi ikke havde samtykket til, at varemærkerne var blevet fjernet fra produkterne eller til importen af produkterne til EØS-området.

EU-Domstolen fandt, at en sådan situation udgør en varemærkekrænkelse.

EU-Domstolen lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at de-branding forhindrer, at varemærkeindehaveren kan kontrollere den første markedsføring i EØS af produkterne påført indehaverens varemærke.

Ydermere lagde EU-Domstolen vægt på, at en sådan situation vil påvirke varemærkets investerings- og reklamefunktioner, henset til at varemærkeindehaveren ikke har mulighed for at opbygge en fast kundekreds på grundlag af kvaliteten af varerne, idet den pågældende vare ikke er markedsført af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke første gang inden for EØS.

EU-Domstolen bekræftede desuden, at der er tale om "erhvervsmæssig brug" i henhold til artikel 9 i Varemærkeforordningen og artikel 5 i Varemærkedirektivet, når tredjemand fjerner de tegn, der er identiske med varemærket, for herefter at anbringe sine egne tegn, idet handlingen udføres med henblik på at importere og markedsføre varerne i EØS.

EU-Domstolen tillagde det ikke betydning, at de-brandingen og den efterfølgende rebranding fandt sted, mens varerne fortsat var placeret i henhold til toldoplagsproceduren, fordi handlingerne var foretaget med henblik på at importere og markedsføre produkterne i EØS.

Afgørelsen fra EU-Domstolen lader umiddelbart til at være positiv for varemærkeindehavere, men efterlader også en række uafklarede spørgsmål, herunder bl.a. om man skal forstå afgørelsen sådan, at de-branding i sig selv uden efterfølgende rebranding vil udgøre en varemærkekrænkelse. Dommen efterlader også spørgsmålet om, hvorvidt afgørelsen kun finder anvendelse på tilfælde af de-branding, hvor produktet ikke første gang er anbragt på EØS-markedet af varemærkeindehaveren.

Læs EU-Domstolens afgørelse

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret