Højesteret afviser varemærkekrænkelse ved ompakning af parallelimporteret medicin

Fra 1998 til begyndelsen af 2002 markedsførte en parallelimportør en række lægemidler, som var produceret af Merck. Lægemidlerne, som blev importeret fra forskellige EU-lande, blev ompakket eller ometiketteret og påført Mercks varemærker (ordmærker) sammen med Handelsselskabets trekantsdesign, som senere blev erstattet af to parallelle skrå striber i farverne grøn og grå, svarende til farverne i Mercks registrerede EU-figurmærke.

Højesteret udtalte, efter at have stillet præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen, at de parallelle skrå striber i grøn og grå var for lidt distinktive til at give indtryk af at være et design eller varemærke, og at striberne ikke havde en fremtrædende plads på emballagen. Ydermere var det på lægemidlernes ydre emballage angivet, hvem der var producent, importør og ompakker samt indehaver af det registrerede varemærke (ordmærke).

Højesteret fandt på dette grundlag, at de parallelle skrå striber ikke gav indtryk af, at ordmærkerne tilhørte parallelimportøren, eller at der var en kommerciel forbindelse mellem Merck og parallelimportøren, hvorfor præsentationsmåden ikke var skadelig for Mercks varemærke eller omdømme.

Højesteret tiltrådte desuden Sø- og Handelsrettens afgørelse om, at det var godtgjort, at ompakning af de omhandlede lægemidler var nødvendig for at markedsføre lægemidlerne i Danmark.

Mercks krav om vederlag for parallelimportørens benyttelse af trekants-logoet blev også afvist af Højesteret, selv om parallelimportøren havde erkendt, at brugen var uberettiget. Dette var begrundet i passivitet fra Mercks side. Højesteret fandt i den forbindelse, at der kunne ske identifikation mellem parallelimportøren og det selskab, der havde stået for selve ompakningen efter instruks fra parallelimportøren, således at Merck også havde fortabt sin ret til vederlag i forhold til dette selskab.

Sagen er refereret i U.2012.522/1H - læs Højesterets afgørelse her