Ny afgørelse fra EU - et tegn bestående 5 striber på sportssko anset for at mangle særpræg

Den 5. december 2008 ansøgte K-Swiss Inc. om registrering af et figurmærke som EU-varemærke hos OHIM i form af en sportssko med fem striber på siden af skoen for vareklasse 25 begrænset til "skotøj".

I 2009 indgav Künzli SwissSchuh AG en anmodning om ophævelse som følge af ugyldighed med henvisning til manglende særpræg, jf. varemærkeforordningens art. 7(1)(b). Både OHIM og Appelkammeret gav medhold i ugyldighedsindsigelsen med henvisning til, at figurmærket var en gengivelse af varen selv, og dermed ikke opfyldte særpræghedskravet.

K-Swiss indbragte herefter spørgsmålet for Retten i Første Instans, som indledningsvist bemærkede, at den gennemsnitlige forbruger normalt ikke forbinder den handelsmæssige oprindelse af varer på grundlag af tegn, der ikke kan adskilles fra udseendet/fremtoningsformen af selve varerne. Eftersom figurmærket udgjorde en 2D repræsentation af de omhandlede sko, kunne figurmærket derfor ikke adskilles fra de varer, som mærket designerer, hvilket navnligt er sko i vareklasse 25.

K-Swiss gjorde under sagen gældende, at i sektoren for sports- og fritidssko, er forbrugerne vant til at anse simple tegn bestående af linjer eller striber på de omhandlede varer, herunder placeret på siden af disse varer, som en indikation på varens kommercielle oprindelse - og dermed som et varemærke.

Retten i Første Instans udtalte i afgørelsens præmis 40, at det er en betingelse for, at et figurmærke, som udgør et billede af et produkts ydre design/2D-repræsentation, kan anses for at have særpræg, at det afviger væsentligt fra normen eller sædvanen i den pågældende sektor - uanset om mærket er et 3D-mærke (jf. bl.a. Procter & Gamble v OHIM, C-473/01P og C-474/01P; Mag Instrument v OHIM, C-136/02P og Deutsche SiSi-Werke v OHIM, C-173/04P) eller en 2D-repræsentation af produktet (jf. bl.a. Storck v OHIM, C-25/05P, og Henkel v OHIM, C-144/06P). Herudover var det en betingelse, at det pågældende figurmærke skal være uafhængigt/adskilt fra fremtoningen af det produkt, som mærket designerer for ikke at blive opfattet som blot et dekorativt element af den relevante forbruger.

Retten fastslog derfor, at et motiv, som er anbragt på overfladen af et produkt, skal være i stand til at blive opfattet som et varemærke, uden at produktets "iboende egenskaber" bliver opfattet på samme tid, således at motivet nemt og umiddelbart er i stand til at blive husket af den relevante kundekreds som et tegn med særpræg.

I den foreliggende sag havde K-Swiss ikke bevist, at de fem parallelle striber, som var påført på den ydre side af de pågældende sko, kunne fortolkes uden at tage produktets "iboende egenskaber" i betragtning, og det var dermed ikke godtgjort, at de fem striber nemt og umiddelbart kunne huskes af den relevante kundekreds som værende et tegn med særpræg.

Retten fandt desuden, at Appelkammeret havde foretaget en fuldstændig og konkret undersøgelse af det ansøgte varemærke og med rette havde afvist mærket fra registrering med henvisning til den absolutte registreringshindring i varemærkeforordningens art. 7(1)(b). Det forhold, at figurmærket allerede var registreret som varemærke i 8 medlemslande, ændrede heller ikke rettens afgørelse.

Afgørelsen kan læses her.