EUIPOs afgørelse

McDonald's har siden 1998 været indehaver af EU-varemærket BIG MAC registreret i bl.a. fødevare-klasserne 29 og 30. I 2017 indgav den irske fastfoodkæde Supermac's en anmodning om ophævelse af varemærket til EUIPO, fordi McDonald's angiveligt ikke havde opfyldt sin brugspligt, dvs. ikke havde gjort brug af varemærket for de pågældende varer de seneste fem år. 

Følgelig afsagde EUIPO den opsigtsvækkende afgørelse, at BIG MAC EU-varemærket skulle ophæves som følge af manglende dokumentation for brug heraf. Plesner har tidligere skrevet om EUIPOs afgørelse, herunder om den af McDonald's indgivne dokumentation for brug. Det skal her blot gengives, at EUIPO bl.a. fandt, at erklæringer fra McDonald's egne repræsentanter om brugen af BIG MAC varemærket var af begrænset bevismæssig betydning, da erklæringerne kunne være påvirket af McDonald's interesser i sagen, samt at det indgivne markedsføringsmateriale og eksempler på emballager, hvorpå varemærket var påført, ikke var bevis for, at produkter reelt var blevet udbudt til salg under varemærket.

McDonald's appellerede efterfølgende afgørelsen, og BoA er nu kommet med deres konklusion.

BoAs afgørelse

BoA konkluderede som det første, at omfanget af brugen allerede kunne fastlægges ud fra det materiale, der var fremlagt for EUIPO, og at dette materiale skulle tillægges større betydning. 

BoA vurderede tillige en række nye bilag indgivet af McDonald's, der bl.a. omfattede følgende:  

• Markedsundersøgelser, der demonstrerede en meget høj kendskabsgrad til betegnelsen BIG MAC.
• Adskillige kvitteringer og udskrifter fra elektroniske kasseapparater, der demonstrerede det faktisk salg af Big Mac burgere.
• En finansrevisionsrapport, der bekræftede, at det faktiske salg enten var lig med eller oversteg den data, der tidligere var indgivet.
• Et brev fra en tysk arbejdsgiver- og brancheorganisation i restaurationskædesektoren, der bekræftede, at Big Mac burgeren er et af
• McDonald's bedst sælgende produkter. 
• Artikler om det globalt anvendte Big Mac Indeks. 
• Yderligere markedsføringsmateriale. 
• Billeder af den oprindelige Big Mac emballage samt eksempler på annoncering af Big Mac menuer anvendt i restauranter i Storbritannien og Tyskland. 

Inddragelsen af disse nye bilag i sagen blev bestridt af modparten (Supermac’s). BoA accepterede dog det nye bevismateriale med den begrundelse, at bilagene alene udbyggede og supplerede de oprindelige bilag, at bilagene var en reaktion på førsteinstansafgørelsen, og at modparten havde fået mulighed for at undersøge de nye bilag. 

BoA kom frem til, at McDonald's havde fremlagt tilstrækkelig dokumentation for brug af BIG MAC varemærket for nogle af de varer og tjenesteydelser, som varemærket er registreret for, herunder navnlig foods prepared from meat and poultry products (klasse 29), sandwiches (klasse 30), services associated with operating restaurants, drive-through facilities and preparation of carry-out foods (klasse 42). Særligt interessant i forhold til sidstnævnte ydelse er, at McDonald's formåede at dokumentere, at betegnelsen BIG MAC ikke alene bliver brugt til at identificere et specifikt produkt, men at betegnelsen tillige bliver brugt på en måde, der er med til at adskille McDonald's fra øvrige restaurantkæder, der udbyder lignende varer og ydelser. 

BoA kom ligeledes frem til, at den bevismæssige værdi af erklæringer fra McDonald's egne repræsentanter og udskrifter fra Wikipedia var større end først antaget af EUIPO. BoA fandt desuden bevis for og tillagde det betydning, at BIG MAC varemærket og det relaterede produkt er så generelt udbredt og kendt, at de nationale priser på BIG MAC produktet anvendes til sammenligning af levevilkår i forskellige lande (det såkaldte Big Mac Indeks).

Plesners bemærkninger

Afgørelsen er interessant, da den bidrager med klarhed om dokumentationskravene for brug af registrerede varemærker. Derudover viser afgørelsen, BoA i visse tilfælde accepterer inddragelse af nyt bevismateriale, såfremt dette bygger videre på tidligere indgivet materiale og/eller indgives som reaktion på førsteinstansafgørelsen. 

Afgørelsen ændrer dog ikke på, at det som varemærkeindehaver er en god idé løbende at gemme dokumentation for salg af produkter under ens varemærke, markedsføringsmateriale, emballager m.v., som kan bevise, at man har gjort brug af sit varemærke. Dette uanset hvor velkendt et varemærke man end måtte være indehaver af.

Download BoAs afgørelse.